F.A.Q – Registro de Contrato de Tecnologia (INPI)

  • 1 – Por que fazer contratos envolvendo Propriedade Industrial e Tecnologia?

    Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa. Ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Para que estas transações sejam seguras e permitam envio de royalties para o exterior, existem contratos que devem ser averbados/registrados no INPI. Os contratos incluem desde licenciamento de patentes, desenhos industriais e uso de marca até assistência técnica e know-how. Sem contar as franquias, cujo registro, embora seja opcional, garante um acordo seguro e confere validade perante terceiros.

  • 2 – Quais as principais vantagens normalmente apontadas no sistema de patentes em um processo de transferência de tecnologia?

    Tratando-se de um título legal de propriedade, a patente pode ser licenciada ou cedida.
    O contrato de transferência de tecnologia que envolve direito de propriedade é formulado através de uma licença exclusiva ou não.
    Por se tratar de direitos exclusivos, as empresas conseguem uma melhor posição de mercado, ganhando tempo e experiência para testar e comercializar os produtos. Sendo um ativo mensurável, as patentes estimulam a realização de investimentos em pesquisa.

  • 3 – Quais os tipos de contratos averbáveis/registráveis no INPI?

    Licença para exploração de Patente e Desenho Industrial: contratos para autorizar a exploração por terceiros do objeto de patente, regularmente depositada ou concedida no país e pedido de desenho industrial, identificando direito de propriedade industrial.
    Licença para uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, de marca regularmente depositada ou registrada no país.
    Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositado ou concedidos no Brasil (know how).
    Serviços de Assistência Técnica e Científica: Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.
    Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.
    Franquia: envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas ou patentes envolvidas. Ela deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.
    Cessão de Patente, Desenho Industrial e Marca: envolvem a transferência de titularidade e são passíveis de averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.

  • 4 – Quais os efeitos da averbação?

    - legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada;
    - permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica;
    - produzir efeitos perante terceiros.

  • 5 – Quais as formas do valor contratual?

    As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados.

  • 6 – É obrigatória a averbação do Contrato de Franquia no INPI?

    A averbação é facultativa para contratos internos e necessária para os contratos cujos franqueadores são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos.

  • 7 – Quais, então, as vantagens da averbação?

    Nos contratos internos, para produzir efeitos em relação a terceiros. Já nos contratos de importação de franquia, além disso, legitimar os pagamentos ao exterior.

  • 8 – Qual a lei que rege o sistema de franquia?

    A Lei nº 8.955 de 15/12/94.

  • 9 – A marca é importante no sistema de franquia e por quê?

    Sim. A marca é o maior patrimônio do franqueador. No sistema de franquia, assim como no sistema unitário, a marca é a propaganda do negócio. Ela é o elo da rede de franquia. É bom lembrar que uma falha do franqueado afetará toda a rede, assim como a marca.

  • 10 – Quem pode requerer averbação?

    Qualquer uma das partes contratantes.